導(dǎo)讀：當(dāng)下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為發(fā)展的重要資源和競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素，在企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的作用日漸突出。特別是科技創(chuàng)新企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)愈發(fā)看重，提前防控相關(guān)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行FTO分析顯得尤為重要。2021年12月，中硼醫(yī)療自主研發(fā)的BNCT治療設(shè)備及相關(guān)技術(shù)方案獲得國(guó)內(nèi)首個(gè)FTO認(rèn)證，根據(jù)報(bào)告，中硼極鋒刀TM（NEUPEXTM）系統(tǒng)及其八大關(guān)鍵模塊(射束整形體、輻射屏蔽、輻射線檢測(cè)、靶材更換、治療床、場(chǎng)地布局、治療計(jì)劃、束流控制)，均可在中國(guó)自由實(shí)施，同時(shí)中硼醫(yī)療申請(qǐng)海內(nèi)外超700多項(xiàng)專利，被認(rèn)為是繼日本住友之后國(guó)際上第二大BNCT專利家族，為中國(guó)BNCT邁入臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化和夯實(shí)基石。為幫助大家理解FTO的意義和作用，特邀請(qǐng)中硼醫(yī)療專利部門負(fù)責(zé)人介紹FTO的概念和操作過(guò)程。
什么是 FTO
FTO 是舶來(lái)詞，取自英文 Freedom To Operate 的首字母縮寫，意為專利自由實(shí)施，指將自主的技術(shù)方案與他人專利的權(quán)利要求記載的技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)專利侵權(quán)判定的原則以及權(quán)利要求的解釋規(guī)則，來(lái)確定是否落入他人專利權(quán)的保護(hù)范圍。
在國(guó)內(nèi)，可以使用專利侵權(quán)判定稱呼 FTO，即遵循中國(guó)專利法、實(shí)施細(xì)則、審查指南、民事訴訟法、行政訴訟法、司法解釋等規(guī)定，基于專利侵權(quán)判定的四大原則——全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則及捐獻(xiàn)原則以及權(quán)利要求的解釋規(guī)則——以權(quán)利要求文字記載的內(nèi)容為主，當(dāng)權(quán)利要求文義不清時(shí)，說(shuō)明書和附圖可以用來(lái)解釋權(quán)利要求。
全面覆蓋原則，是指他人專利的所有權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案拆解成相應(yīng)技術(shù)特征，將這些技術(shù)特征逐一地與自主技術(shù)方案對(duì)應(yīng)的構(gòu)件進(jìn)行比較，去判斷每個(gè)構(gòu)件與技術(shù)特征之間的異同，俗稱 CC 表（Claim Chart，技術(shù)特征比對(duì)表）。參見(jiàn)圖 1，當(dāng)自主的技術(shù)方案缺少專利記載的技術(shù)方案中的1個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征或者至少1個(gè)技術(shù)特征不相同時(shí)，則根據(jù)全面覆蓋原則， 自主的技術(shù)方案不落入專利的保護(hù)范圍內(nèi)；相反，技術(shù)特征完全相同或者比專利記載的技術(shù)特征更多時(shí)，則自主的技術(shù)方案落入專利的保護(hù)范圍內(nèi)，構(gòu)成侵權(quán)。
所謂等同原則，當(dāng)有一些技術(shù)特征與構(gòu)件之間的比較不滿足技術(shù)特征記載的字面文義時(shí)，那么就需要考慮是否適用等同原則，技術(shù)特征與構(gòu)件之間的比較，是否符合“三基本一普通”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，即該構(gòu)件與技術(shù)特征相比，是否以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。參見(jiàn)圖2，當(dāng)至少一個(gè)構(gòu)件與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征不相同時(shí)，則根據(jù)上述的判斷標(biāo)準(zhǔn)，將 A 和 A’、B 和 B’、C 和 C’進(jìn)行比較，來(lái)判斷是否構(gòu)成等同。
所謂禁止反悔原則，指專利權(quán)人在專利的審查過(guò)程中，對(duì)某一特征作出了明確解釋，從而與權(quán)利要求記載的文義有差異，如在審查過(guò)程中，對(duì)權(quán)利要求中的技術(shù)特征做了縮小的解釋，那么在考慮權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)適用該縮小后的解釋，不能適用原先較寬泛的保護(hù)范圍，以維護(hù)公眾利益與專利權(quán)人利益之間的平衡。
所謂捐獻(xiàn)原則，指專利權(quán)人在說(shuō)明書中記載了多個(gè)并列的技術(shù)方案，但是權(quán)利要求中只保護(hù)了其中一個(gè)技術(shù)方案，專利權(quán)人主張權(quán)利要求可以擴(kuò)大保護(hù)到其他技術(shù)方案時(shí)，人民法院不予支持。該原則也是用于平衡公眾利益與專利權(quán)人之間的利益，即權(quán)利要求未明確保護(hù)的技術(shù)方案，專利權(quán)人在本案或者分案中均未保護(hù)其他技術(shù)方案的，視為捐獻(xiàn)給了社會(huì)。
為什么要做 FTO
近些年，多家企業(yè)在 IPO 上市之前遭遇專利侵權(quán)訴訟的案例屢見(jiàn)不鮮，漢王科技、熵基科技、極米科技等，根據(jù)國(guó)內(nèi)科創(chuàng)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)六棱鏡的IPO庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，截至 2021 年 11 月 15 日，共有 321 家 IPO 企業(yè)被問(wèn)詢到“知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否自主可控”的問(wèn)題共計(jì) 1274 個(gè)，共有 321 家企業(yè)被問(wèn)詢到“知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題共計(jì) 993 個(gè)，以及有 259 家企業(yè)被問(wèn)詢到相關(guān)“研發(fā)體系是否合理、穩(wěn)定”等問(wèn)題共 603 個(gè)k，又如表 1 所示。一方面要求企業(yè)盡早準(zhǔn)備FTO，未雨綢繆，有的放矢，通過(guò)專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行 FTO 分析，以避免不必要的專利侵權(quán)。同時(shí)，企業(yè)也需要構(gòu)筑自己的專利壁壘，對(duì)于自主的核心產(chǎn)品積極進(jìn)行專利保護(hù)，避免被他人抄襲而無(wú)可奈何。
除了服務(wù)于 IPO 外，在產(chǎn)品投放市場(chǎng)前，也是非常有必要排查專利風(fēng)險(xiǎn)，避免以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口他人專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。近些年，隨著我國(guó)司法環(huán)境和賠償制度越來(lái)越完善，專利訴訟及賠償額也在逐漸增多。全國(guó)各級(jí)法院在 2017.01.01 至 2021.12.31 期間以侵犯發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)為案由的裁判文書合計(jì) 86261 篇。
此外，做了FTO，也可以避免他人的專利叨擾，如產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，收到專利權(quán)人侵犯專利權(quán)的律師函，那么根據(jù) FTO的不侵權(quán)分析或者 FTO過(guò)程中檢索到的現(xiàn)有技術(shù)，快速做出不侵權(quán)抗辯的響應(yīng)。
何時(shí)做 FTO
對(duì)于擁有完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的企業(yè)而言，F(xiàn)TO一般是作為標(biāo)準(zhǔn)的專利風(fēng)險(xiǎn)管控流程，從產(chǎn)品研發(fā)到投放市場(chǎng)的完整生命周期中，設(shè)立相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)，如產(chǎn)品初步設(shè)計(jì)完成時(shí)（針對(duì)重要的核心構(gòu)件）、產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改時(shí)（針對(duì)修改的構(gòu)件）、產(chǎn)品開發(fā)完成后下模前（針對(duì)整機(jī)的所有構(gòu)件）等，分別對(duì)自主的技術(shù)方案進(jìn)行專利侵權(quán)檢索分析，同時(shí)也可以進(jìn)行專利挖掘和專利布局。條件允許時(shí)，可以參照《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都要進(jìn)行專利風(fēng)險(xiǎn)的排查，如采購(gòu)時(shí)，避免供應(yīng)商產(chǎn)品/方法侵權(quán)他人專利權(quán)，不侵權(quán)聲明或責(zé)任承擔(dān)需寫入到采購(gòu)合同中；委托生產(chǎn)時(shí)，避免受托方投入的機(jī)器設(shè)備侵犯他人第三方專利；
對(duì)于初創(chuàng)型企業(yè)而言，一般沒(méi)有完整的專利侵權(quán)管控體系，那么只能在產(chǎn)品發(fā)布前或者正式投放市場(chǎng)前進(jìn)行 FTO 分析，以便掌握未來(lái)的潛在專利風(fēng)險(xiǎn)，為不侵權(quán)抗辯、專利許可等商務(wù)談判做好準(zhǔn)備。
如何做 FTO
因?qū)＠赜蛐缘脑瓌t，在開始 FTO 前需確定好產(chǎn)品需要在哪些國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行 FTO 分析。一般的 FTO 分析包括以下幾個(gè)步驟：
FTO 報(bào)告主要組成
完整的 FTO報(bào)告一般包括如下幾個(gè)部分：
（文/劉偉偉）
